Tradicionalmente, no Uruguai, a Direcção Nacional da Propriedade Industrial, não admitia o registo de duas marcas idênticas ou semelhantes que assinalassem os mesmos produtos e serviços, mesmo no caso de existir acordo expresso de coexistência, entre ambos os titulares.

O fundamento da posição da DNPI é que a Administração, não só deve zelar pelos interesses dos titulares das marcas, mas igualmente pelos do consumidor, que pode confundir-se relativamente á origem dos produtos ou serviços a consumir.

Esta posição foi expressamente acolhida na Lei em vigor de marcas, Lei 17.011, artigo 22.

O art. 22, e as decisões que se baseavam no mesmo, eram muito contestados pelos requerentes de marcas recusadas, uma vez que não se enquadravam na realidade.

Por um lado a Administração nega o registo, e por outro, o único que pode impedir o uso de uma marca é o titular da marca registada. Se o referido titular, tem um acordo de coexistência com o titular do pedido de marca igual ou confundível, logicamente, não iniciará acções que conduzam ao fim do uso.

Por conseguinte, é muito comum que seja negado o registo de marcas confundíveis, mas que coexistam no mercado, uma vez que o seu uso é tolerado e acordado expressamente por ambos os titulares. A Administração não pode impedir o uso, pelo que os direitos dos consumidores não estarão protegidos por mais que se negue o registo.

Este ano, ocorreram duas sentenças, uma do Tribunal de Contencioso Administrativo – órgão jurisdicional que fiscaliza os actos da Administração -, e outra do Ministério da Industria, que admitiram os acordos de coexistência e anularam as Decisões da DNPI que recusaram o registo de marcas confundíveis.

Neste sentido, a sentença n.º 478 datada de 7 de junho de 2011: “PRAMER S.C.A. com ESTADO.MINISTÉRIO DE INDUSTRIA, ENERGIA E MIINERAÇÃO. Acção de Anulação” (Ficha n.º 330/2009), anulou o acto administrativo da DNPI, que recusou o registo da marca “EL GOURMET.COM”, destinando-se a proteger os produtos compreendidos na Classe Internacional 16, com base na marca anterior “GOURMET”, de Kimberly Clark Wordwide Inc.

O Tribunal, confirmou por unanimidade a pretensão de anulação, argumentando que a autora é titular da marca “elgourmet.com”, e pretende o registo da mesma na Classe 16, com o objectivo de lançar no mercado um produto de leitura, como complemento dos seus programas de televisão, os quais podem ser visualizados na TV CABO, através de sinal próprio.

Por outro lado, existe uma marca denominada “GOURMET”, que se encontra anteriormente registada na referida classe, pertencendo a Kimberly Clark Wordwide Inc., a qual é titular de uma revista com o nome da marca.

Os titulares de ambas as marcas celebraram um acordo de coexistência de sinais distintivos, no qual o titular da marca anterior consente, - de acordo com determinadas condições -, o uso e o registo da nova marca, entendendo que, desse modo, não existe nenhum risco das mesmas virem a ser confundíveis.

Depois de analisar as diferenças entre ambas as marcas, a Sentença continua no sentido de que, o acordo celebrado pelos titulares das marcas, é a principal garantia a que se pode chegar de as mesmas não serem passíveis de confusão. São os próprios titulares das marcas de renome – como no caso em análise – que têm um interesse principal em que as suas marcas não se confundam com as de outros.

O conflito entre as marcas e a sua resolução, procura proteger os interesses dos produtores, sendo que o interesse do consumidor funciona como um reflexo da protecção ao produtor. Tendo presente que o interesse principal que está em jogo nesta questão é o dos produtores, se o titular da marca “GOURMET” não se sente lesado com o registo da marca “elgourmet.com”, a Administração não terá razão ao ter decidido opor-se ao registo da segunda.”

No mesmo sentido, a 19 de Agosto de 2011, o Ministério da Industria – decidindo um Recurso interposto contra a decisão da DNPI, que recusou a marca BLOW UP! ARCOR, requerida por ARCOR SAIC com base na marca anterior BLOW UP por VAN DAM S.A. na classe 30 -, no processo N.º 375585, anula a referida decisão, citando a sentença do TCA anteriormente comentada e a autorização expressa de VAN DAM S.A. para que ARCOR deposite uma marca semelhante.

Pelos antecedentes mencionados, parece que o critério jurisprudencial estará a mudar, no sentido de considerarem os acordos entre partes.