Me gustaría comentar un tema que lleva ya varias décadas con una problemática que no ha sido resuelta hasta la fecha. Me refiero a la posibilidad de conceder marcas tridimensionales.

Es decir, la posibilidad de conceder marcas sobre la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido (por ejemplo en las botellas, otorgar como marca la forma de dicha botella desnuda sin ninguna etiqueta ni elemento adicional).

Las fórmulas de protección de marcas han sido tradicionalmente las denominaciones, los gráficos o las combinaciones de ambos elementos (conocidas como marcas mixtas). 

Sin embargo, con el paso del tiempo y con la evolución de las estrategias publicitarias se han ido desarrollando unas nuevas fórmulas de protección de marcas no tan convencionales. En este campo, nos encontramos con la posibilidad de proteger como marcas los olores o los sonidos pero también las formas de los productos o de su presentación. Aquí me voy a referir a este último grupo aunque muchos de mis comentarios sobre las marcas tridimensionales son perfectamente extrapolables a las marcas olfativas o sonoras.

Hay dos cuestiones previas que debemos tener presentes en este tema: la primera es que la definición de marca pasa por ser un signo distintivo del origen empresarial, es decir que al ver ese signo (denominativo, gráfico, olfativo, sonoro o tridimensional) debemos ser capaces de identificarlo con su titular.

La segunda cuestión es que en base al principio de territorialidad que rige en marcas, cada país regula de la protección de las marcas tridimensionales de una forma.  Ello implica incluso que existen legislaciones en algunos países donde no es posible el registro de marcas tridimensionales. Yo me centro aquí en la visión de la Unión europea a este tipo de marcas. 

Visto ello, ¿Cuál  es la problemática que se plantea con las marcas tridimensionales? Pues ni más ni menos que la que se plantea al conceder cualquier otro tipo de marca.

El derecho que se otorga con la concesión de la marca supone una exclusividad sobre dicha marca y, por tanto, una ventaja competitiva para la empresa titular de la misma donde puede utilizar en exclusiva esa marca tridimensional y puede excluir a terceros en el uso de marcas idénticas o similares a la suya. En otras palabras, puede perseguir a terceros por infracción de su marca.

La cuestión no es ni mucho menos baladí. Si una empresa puede excluir a la competencia en el uso de la forma de un producto o en la forma de su presentación porque le ha sido concedida una marca de este tipo, se pueden llegar a dar situaciones de abuso del derecho.

Esto es lo que ha motivado que las Oficinas de Marcas ( como la OAMI o la OEPM) o los Tribunales hayan optado por ser muy prudentes en la concesión de estas marcas tridimensionales.

No es fácil conseguir una marca tridimensional particularmente cuando la forma del producto o  de su presentación no se aparta sustancialmente de la forma habitual de ese tipo de productos. Es aquí donde se da la problemática: las Oficinas de Marcas se ven obligadas a requerir pruebas suficientes de que esa marca tridimensional que se pretende proteger cumple con la definición de marca.

Así, se insta al solicitante de la marca a demostrar que el consumidor identifica la marca con un origen empresarial, en ese caso, con el del solicitante. Si bien existen casos muy claros de marcas de este tipo en los que  el consumidor identifica el origen empresarial de la misma por el uso masivo que se ha llevado a cabo durante años (casos como el de la botella de la COCA-COLA), la  mayoría de estos casos son mucho menos claros. Aquí la labor de probar que la marca ha alcanzado esa distintividad suficiente para identificar un origen empresarial, es crucial. Para ello existen numerosos medios de prueba. Uno de los más aceptados es el estudio de mercado.

Por tanto, la problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar ese difícil equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar el abuso de este derecho que se puede derivar del ejercicio de ese derecho por parte de esos mismos titulares.

Al final y como casi siempre ocurre, la solución pasa por un análisis caso a caso.