La reciente decisión ‘Alice Corp. v. CLS Bank International’ emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 19 de Junio de 2014 considera que el mero hecho de implementar una idea abstracta en una computadora no convierte a la idea en patentable.

En los últimos años el Tribunal Supremo de EE.UU. ha emitido varias sentencias importantes sobre la patentabilidad de los métodos de negocio, las patentes de software y, en general, cualquier idea abstracta.

Ya en 2010 la decisión ‘Bilski v. Kappos’ confirmaba que un método para la cobertura del riesgo en el mercado de materias primas no era patentable, al ser una mera idea abstracta, si bien esta decisión dejaba abierta la protección de los métodos de negocio, afirmando que la determinación de la patentabilidad de un proceso se podría determinar por diferentes vías, y no únicamente aplicando el test conocido como “machine-or-transformation test”, por el que se considera que un proceso es patentable si se implementa en una máquina de manera no trivial o si existe una transformación de un artículo de un estado a otro.

En 2012 la decisión ‘Mayo v. Prometheus’, confirmó que las invenciones de procedimiento que se refieran únicamente a leyes de la naturaleza, fenómenos naturales u observación de correlaciones que ocurran de forma natural, así como cualquiera de sus aplicaciones, por sí mismas no son patentables. En un ámbito cercano, la decisión ‘Myriad’ de 2013 concluía que las secuencias de ADN que se encuentran en la naturaleza tampoco son patentables.

En 2014 el Tribunal Supremo emitió la decisión más reciente hasta la fecha, ‘Alice Corp vs CLS’. Alice Corp., una compañía financiera australiana, protegió en varias patentes en EE.UU. un programa de ordenador para reducir el riesgo en transacciones financieras. CLS Bank International impugnó la validez de las patentes, afirmando que Alice únicamente utilizó un concepto de sobra conocido y lo programó para ejecutarse en computadoras. De ahí que una decisión del Tribunal Supremo era vital para dilucidar si se puede tomar una idea abstracta y patentarla porque simplemente funcione en un ordenador.

La decisión Alice concluye que reivindicar la implementación de una idea abstracta en una computadora no es suficiente para considerar la idea patentable. O, en otras palabras, la mera indicación del uso de un ordenador no convierte una idea abstracta que de por sí no sea patentable en una invención patentable.

Los efectos de Alice no han tardado en dejarse notar. Así, la Oficina de Patentes Estadounidense (USPTO) ha lanzado el pasado Diciembre una guía de ayuda para sus examinadores (‘Interim Guidance on Subject Matter Eligibility’) con el objeto de determinar la materia que puede ser objeto de patente teniendo en cuenta, entre otras, las decisiones Alice y Mayo. Además, desde que se emitió Alice numerosas solicitudes de patentes relativas a software y métodos de negocio han recibido acciones oficiales suplementarias donde se incorporan nuevas objeciones, no consideradas inicialmente por el examinador, consistentes en que las reivindicaciones se dirigen simplemente a proteger la implementación de una idea abstracta en una computadora de forma rutinaria, sin que ello suponga una mejora tecnológica, siendo por ello considerado materia no patentable.

De esta forma podemos concluir que actualmente las reivindicaciones dirigidas a ideas abstractas por sí solas no son patentables en EE.UU., aunque se especifique su implementación en un ordenador, requiriéndose incorporar en ellas elementos adicionales. Las invenciones de software y los métodos de negocio siguen siendo patentables en EE.UU., aunque con más restricciones que antes.