Recientemente la OAMI ha publicado una práctica común para diferenciar el papel que juegan los elementos no distintivos de una marca a la hora de valorar el riesgo de confusión respecto a otras marcas. La OAMI señala ejemplos reales de marcas que permiten tanto a solicitantes como oponentes hacerse una idea de las posibilidades de éxito antes de iniciar un procedimiento de solicitud o de impugnación de una marca comunitaria.

Con el fin de otorgar una mayor seguridad jurídica tanto a los solicitantes de marca comunitaria como a los oponentes, la OAMI ha establecido una práctica común que disipe sus dudas sobre la importancia tanto de los elementos no distintivos como de los que lo son escasamente a la hora de evaluar el riesgo de confusión respecto a otras marcas.

El criterio seguido para establecer si una marca tiene o no distintividad es el mismo que se sigue en el examen de motivos absolutos (examen previo a la admisión de una marca y que entre otros, valora la descriptividad de una marca respecto a los productos o servicios que pretende designar, si hace mención al origen de los mismos etc.) además de realizar dicho examen analizando la marca en su totalidad.

Evidentemente, cuando los elementos comunes no son distintivos no existirá riesgo de confusión salvo los casos en los que los restantes elementos, figurativos o denominativos, confieren a las marcas una impresión global similar. Un ejemplo serían las denominaciones CRE-ART vs. PRE-ART para servicios relacionados con el arte.

Cuando se trata de marcas coincidentes en elementos con una distintividad baja la coincidencia en los mismos no implica que exista riesgo de confusión salvo que los restantes elementos de la marca sean iguales o tengan un impacto visual pequeño.

La OAMI señala como ejemplos de riesgo de confusión la comparación entre la marca anterior COSMEGLOW y la posterior COSMESHOW para cosméticos en clase 3. Sin embargo lo descarta en el caso de DURALUX vs. VITALUX para tratamientos de belleza en clase 44.

Es necesaria una correcta evaluación de estos criterios caso por caso y determinar las posibilidades de éxito de una eventual oposición (o acción de nulidad) que permita establecer de antemano los riesgos de su presentación y los de asumir los costes asociados a dichas acciones.