En los últimos meses - y más concretamente a raíz de la aplicación desde enero del presente año de las nuevas directrices de la OAMI - se ha sentido un cambio de tendencia en la aplicabilidad de los motivos absolutos de denegación de los apartados b y c del art 7.1 del RMC.

La Oficina Comunitaria ha pasado de una postura, quizá bastante laxa en su análisis, permitiendo en ocasiones la concesión de marcas descriptivas y faltas de carácter distintivo, a una postura menos flexible. Por ello es recomendable antes de solicitar la marca conocer bien la normativa y jurisprudencia aplicable así como la y práctica actual de la Oficina.

El Artículo 7.1 b y c del RMC establece que se denegará el registro de:

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

La exigencia de carácter distintivo de las marcas del art. 7.1 b) se debe a la función esencial de la marca de identificar la procedencia empresarial de los productos garantizando al consumidor o al usuario final, la identidad de origen de los mismos. Por tanto, los signos susceptibles de registro deben poseer este carácter distintivo y la falta de éste causará su rechazo por la Oficina.

Precisamente, la letra c) del artículo 7(1) RMC, se refiere a la descriptividad de los signos como causa de denegación para su registro por no cumplir con la función de identificar la procedencia empresarial de los productos. La prohibición del apartado c evita el registro de signos que no son diferentes del modo normal de distinguir los productos o servicios o sus características y, por tanto, carentes de carácter distintivo.

En conformidad con el Tribunal de Justicia de la UE “Cada diferencia perceptible entre la combinación de palabras solicitadas y el término usado por los consumidores relevantes para designar los productos o servicios o sus características es capaz de conferirle distintividad, y un mínimo distintividad es suficiente para evitar la concurrencia del motivo de denegación del art. 7.1.b y c RMC".

Consecuentemente, para que una marca incurra en la prohibición de registro del arte 7.1c RMC debe haber una relación lo suficientemente directa y especifica entre el signo solicitado (signo, término o combinación) y los productos o servicios reivindicados que permita al público destinatario de éstos percibir el signo como una descripción de los productos o de alguna de sus características.

Esta relación o vínculo directo a la vista del consumidor o destinatario de los productos es lo relevante. Puede venir determinada por el significado del término o signo en concreto en los diccionarios, usos comerciales o costumbres, etc., y respecto a toda la comunidad, a una parte o a un sólo Estado miembro.

La descriptividad y falta de distintividad adquieren relevancia no sólo en el examen de motivos absolutos de denegación por la Oficina sino también en el análisis comparativo entre signos, ya sea en el procedimiento de oposición o de nulidad. Es de vital importancia evitar este tipo de marcas y diferenciarlas claramente de las meramente sugestivas o evocativas, que sí gozan de protección en el sistema de marcas comunitario.

En las marcas sugestivas no hay una relación directa e inmediata entre el signo o marca y los productos o servicios, sino que el público relevante al que van dirigidas debe hacer un esfuerzo mental, aunque sea leve. Por tanto, presentan un vínculo indirecto, vago o alusivo de ciertas características de los productos que reivindican y no directo, y en tanto si pueden servir para distinguir el origen o procedencia empresarial de sus productos (Sentencia de 31/01/2001, T-135/99, ‘Cine Action’, para. 29).

En este contexto, una marca puede ser distintiva de los productos de un fabricante en particular en virtud del artículo 7(1)(b), y sin embargo, contener también información en cierta medida descriptiva de dichos bienes (caso NETMEETING, y recientemente la Sentencia del TGUE asunto T428/12, al respecto del vocablo CINE ACTION). 

Tras este análisis llegamos a la conclusión que aunque siguen teniendo cabida en el sistema comunitario las marcas sugestivas y estratégicamente comerciales que indirectamente informan de alguna característica de los productos, antes de pedir este tipo de marcas deben tenerse en cuenta las premisas expuestas, evitando así posibles objeciones a su registro.