Mediante fallo dictado en el proceso de solicitud de registro en Chile N° 594.752 de la marca mixta “404”, cuya etiqueta contenía una figura destacada de “dos alas y en medio de ellas, un ancla (…)”, el Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante, TPI) rechazó la marca a registro.

Se acogió a la oposición presentada por LEVI STRAUSS & CO., fundada en la fama y notoriedad de la marca DOCKERS.

La etiqueta de esta compañía se ha hecho famosa a nivel mundial. Se reconoce que la figura de dos alas y en el medio de ellas, un ancla, por sí sola constituye una marca que merece el tratamiento y la protección propia de un signo notoriamente conocido para distinguir productos de la clase 25.

Lo anterior resulta especialmente relevante, no sólo para el demandante y terceros cuyos intereses puedan verse afectados, sino que también da cuenta de la aplicación efectiva en Chile de los criterios contenidos en la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”.

Con fecha 10 de octubre de 2013, la firma transnacional y líder a nivel mundial LEVI STRAUSS & CO., apeló en contra del fallo de primera instancia dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Éste aceptó a registro la marca “404” para distinguir “todos los productos de la clase” 25. La etiqueta pedida y aceptada a registro en primera instancia es la siguiente:

El fallo de primera instancia aceptó a registro la etiqueta “404”, negando el carácter de famosa y notoria del signo figurativo “alas y ancla” de propiedad de LEVIS STRAUSS. Afirmaba que la marca pedida a registro poseía una configuración gráfica y figurativa que daba origen a un signo independiente, poseedor de un concepto propio y distinguible en el mercado.

En contra de esta resolución, el oponente apeló esgrimiendo que la Oficina Chilena de Marcas apreció en forma incorrecta los atributos de fama y notoriedad de la marca fundante de oposición.

Se contravenían los criterios internacionales aceptados por la legislación nacional, y en especial, los criterios contenidos en la Recomendación Conjunta publicada por la OMPI sobre marcas Famosas y Notorias.

En este sentido, el apelante sostuvo que la alta semejanza en los elementos figurativos significa un grado de similitud entre estas marcas que, sin duda, inducirá a error a los consumidores.

Frente a esta argumentación el TPI, resolvió el recurso de oposición y negó a registro la marca “404”, haciendo un ejercicio que refleja una aplicación de los criterios internacionalmente vigentes sobre protección de las marcas notoriamente conocidas.

En este sentido, el TPI tiene por acreditada la fama y notoriedad de la marca figurativa de dos alas y un ancla de exclusividad de LEVIS STRAUSS.

A partir de este hecho demostrado, efectuó una comparación gráfica y fonética de los privilegios confrontados. Alcanzaba el convencimiento de que el elemento denominativo “404” no logra otorgarle carácter distintivo al signo mixto, toda vez que su elemento figurativo posee alta semejanza con la marca figurativa famosa de LEVIS STRAUSS conformada por dos alas y un ancla.

Esta resolución permite concluir que, la fama de la marca figurativa relacionada a DOCKERS, influyó también en la forma en que este Tribunal apreció las características gráficas, visuales y fonéticas de las marcas confrontadas. Se atenuaba la apreciación en conjunto de la marca pedida por el hecho de incluir en su diseño, una figura muy semejante al signo figurativo de las dos alas y un ancla de propiedad de LEVIS STRAUSS.

Esto significa que, el estándar para examinar la distintividad de una marca solicitada a registro se eleva considerablemente si existe una marca famosa y notoria por proteger, siempre que dicha fama se encuentre acreditada suficientemente de acuerdo a principios validados internacionalmente.

Asimismo, lo anterior resulta especialmente relevante si consideramos que el TPI se ha inclinado por evaluar las similitudes entre marcas fundamentalmente a partir de su elemento denominativo, el que en muchos casos es el elemento principal de las marcas comerciales, según este Tribunal.

No obstante, para este caso en particular, la fama y notoriedad de la marca figurativa de LEVIS STRAUSS significó que el Tribunal aplicará un criterio distinto y contrario al que se ha observado generalmente, evaluando la distintividad de la marca 404 en función de la figura destacada inserta en el logo.

Si bien no es posible afirmar a partir de este fallo que para el Tribunal, por regla general, la figura más destacada dentro de la etiqueta es el elemento principal de la marca.

Cabe concluir que, frente a signos figurativos muy famosos y con notoriedad tanto en Chile como en Extranjero, tal cual ocurre con la marca de las dos alas y un ancla vinculada a DOCKERS, el Tribunal concentrará su examen en el elemento figurativo, por el sobre el elemento denominativo.