Se entiende por Trade Dress, a la apariencia global de un producto y su empaque, llegando a incluir su forma y diseño. Es decir que el Trade Dress sería la impresión visual del producto o servicio como un todo, incluyendo, formas, presentación, colores, texturas, etc.

Esta figura es protegida tanto por el derecho marcario como por normas de competencia desleal.

 

En el Derecho uruguayo, la figura estaría consagrada en los ADPIC, donde el artículo  15 de la Ley 16671 que los recoge establece que: “podrá constituir marca de fábrica cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de las otras empresas”.

 

Para que un determinado Trade Dress sea registrable como marca, deberá contener los requisitos que la ley les exige a los signos para que sean registrables, es decir que la combinación de signos que lo conforman, sean definidos como un “todo” con capacidad distintiva y de indicar un origen o procedencia. El titular de ese trade dress, lo será sobre el todo, y no sobre los elementos que lo componen en forma aislada.

 

A si mismo se ha reconocido el uso sin registro de un determinado trade dress, y así como lo son las marcas, el trade dress es parte de los contratos de franquicias.

 

Si se protegieran a mansalva conjuntos de signos como trade dress y se otorgaran derechos exclusivos a sus titulares, podría resultar un abuso, pues mucho de los elementos que lo componen serán genéricos para los productos o servicios que están protegiendo. 

 

Para evitar dicho abuso, hay que estudiar cada caso en concreto y utilizar el criterio de la funcionalidad, por lo que, si una determinada forma, diseño, color, material, o textura, resulta funcional para el producto o servicio,  la protección debería denegarse. Se considera que es  funcional, si ese signo es necesario, o está sustancialmente relacionado al aspecto utilitario del servicio o producto.

 

El Poder Judicial, en un fallo sin precedentes, reconoció la figura del Trade dress expresamente y condenó en primera instancia, al demandado al cese del uso de su marca en relación al producto bombones de chocolate, con similar packaging, trade dress y presentación que el bombón del actor, y asimismo lo condenó a abonar los daños y perjuicios ocasionados.

 

El caso que comentaremos se trata de una empresa uruguaya que importaba de China bombones de símil chocolate, con una marca de fantasía, pero cuyo envoltorio era similar al de los bombones de marca ROCHER de la firma italiana FERRERO.

 

La sentencia  N° 79/2012 del Juzgado Letrado en lo Civil de 19° Turno, tomó en consideración que “la similitud entre los bombones considerados en el caso, mueve a confusión”, “ teniendo a la vista ambos productos, los bombones de marca Rocher y los bombones del demandado, la similitud es clara, en cuanto al packaging del producto- su presentación- y también en cuanto a su envoltura o dressing”, “ Contemplando las cajas de uno y otro producto, se advierte una similitud notoria entre estas, que tienen la misma forma (rectangular, el clásico arbolito de los bombones Ferrero Rocher), y en lo que respecta a cada unidad de bombón, se observa también una similitud que mueve a confusión, entre los envoltorios propios de uno de estos y su pirotín, elementos también distintivos de la marca de la parte actora. Se verifica un caso de confusión directa, que se da cuando las marcas confundibles protegen los mismos productos  o servicios, de forma tal que el consumidor adquiere o contrata uno pensando que es otro”.

 

Finalmente la sentencia condena a abonar los daños y perjuicios y se difiere su liquidación.

 

Cabe mencionar que la sentencia de primera instancia fue apelada por el demandado y en este momento se encuentra a estudio del Tribunal de apelaciones.

 

Por otro lado el demandado en estos obrados, inició una acción de anulación de la marca gráfica de la firma Ferrero, argumentando que es un empaque genérico.