La primera venta de un producto en la UE marca el límite a los derechos exclusivos del titular de la marca, que ya no podrá impedir que dicho producto siga comercializándose bajo su marca.

Así lo establece la normativa comunitaria que regula el fenómeno del agotamiento de los derechos de marca disponiendo que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

El espíritu de esta disposición es evitar que el titular de la marca pueda impedir de un modo arbitrario la comercialización ulterior, en territorio de la UE, de los productos que incorporan la marca, pues ello supondría un obstáculo al principio de libre mercado consagrado en el artículo 30 del Tratado CE. 

El agotamiento se presenta así como un efecto limitativo de los derechos exclusivos del titular de la marca que surge como consecuencia de la primera comercialización de los productos.

Conviene no obstante precisar que el alcance de este efecto inhibidor no se producirá siempre ni en todos los casos. En realidad, para que tenga lugar el agotamiento de los derechos de marca, será necesario que la primera comercialización de los productos se haya realizado:

  • Dentro del territorio de la UE, lo que supone que quedarán a salvo los derechos del titular de la marca en caso de que la primera comercialización se haya producido fuera de dicho territorio.
  • De forma efectiva, ya que sólo mediante la venta efectiva de los productos se llega a materializar el valor económico inherente a la marca.
  • Por el propio titular o con su consentimiento, siendo válido a estos efectos tanto el consentimiento formulado expresamente como el consentimiento tácito, es decir, el que resulte de elementos o circunstancias que acrediten positivamente la voluntad del titular de renunciar a su derecho exclusivo de oponerse a la comercialización, no bastando para ello el simple silencio.
  • Sin que la marca o los productos identificados con la misma se hayan visto alterados o modificados sustancialmente tras la comercialización.
  • Sin incumplir el licenciatario los términos del contrato de licencia a que se refiere el artículo 8.2 de la Directiva 2008/95/CE. 

Y es que, si bien es cierto que el agotamiento de los derechos de marca debe aplicarse por regla general, pues permite la comercialización ulterior de los productos bajo la marca en condiciones de libre mercado, no es menos cierto que el titular de la marca debe poder controlar en todo momento, en consonancia con el carácter preeminente de sus derechos, la forma en que consiga materializar el valor económico inherente a su marca. En este marco conceptual, el agotamiento viene a medir las fuerzas entre los principios que rigen el mercado comunitario y los derechos exclusivos del titular de la marca como manifestación de otro fundamental principio: el respeto a la propiedad industrial e intelectual.