El pasado 16 de febrero de 2012 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una importante sentencia relativa a los diseños comunitarios que permitirá poner fin a la práctica de solicitar “diseños de cobertura” como argumento para defensa de quienes son demandados por infracción de diseños prioritarios.

El conflicto que dio lugar a la sentencia se planteó entre las empresas Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. («Cegasa») como demandante, y Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. («PROIN») como demandada, a raíz de una   acción por infracción de un diseño comunitario ejercitada por Cegasa.

En dicho procedimiento, la empresa demandada se defendió alegando que el “diseño infractor” era también un diseño registrado, que aunque posterior concedía a su titular los mismos derechos de exclusiva que al titular del diseño anterior. 

Por lo tanto, para poder demandar por infracción previamente debería procederse a anular el diseño posterior registrado. Además resulta importante destacar que la demandada procedió a solicitar su registro ante la OAMI tras recibir el requerimiento previo de CEGASA.

Los argumentos de la demandada plantearon dudas al Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante sobre la interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, puesto que al referirse al tercero posible infractor no aclaraba si ese tercero también puede ser un titular de un diseño comunitario registrado posterior. 

Por todo ello el Juzgado planteó una cuestión prejudicial ante el TJCE.

El Tribunal señaló que el citado artículo 19 no excluye la posibilidad de actuar contra el titular de un diseño posterior si se pone en conexión con el artículo 10.1 del Reglamento que  otorga a los titulares el derecho de prohibir la utilización por terceros de cualquier diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general  distinta de sus diseños. Además, añade que esta interpretación no varía en función de cuál sea la intención o comportamiento del tercero.

Las consecuencias beneficiosas para los titulares de diseños comunitarios registrados derivadas de la citada sentencia serían:

a) Por un lado, los titulares de diseños anteriores podrán demandar tranquilamente por infracción incluso en los supuestos en los que el producto atacado está protegido por un diseño registrado posterior.

b) Por otra parte, constituye también una ventaja para el demandante que no tendría que solicitar la nulidad del diseño posterior antes de iniciar un procedimiento por infracción (lo que sí ocurre en muchos casos en el ámbito de las marcas).

Sin duda alguna, todo ello persuadirá a partir de ahora a los potenciales infractores de solicitar “diseños de cobertura” con la intención de invocar esos registros posteriores como defensa frente a las posibles acciones de infracción.