Tradicionalmente, en Uruguay, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, no admitía el registro de dos marcas idénticas o similares que distinguían los mismos productos y servicios, por más que hubiese acuerdo expreso de coexistencia, entre ambos titulares.

El fundamento de la posición de la DNPI, es que la Administración, no solo debe velar por los intereses de los titulares de las marcas, sino también por los del consumidor, que puede confundirse sobre el origen de los productos o servicios a consumir.

Dicha postura fue recogida expresamente en la Ley vigente de marcas, Lay 17.011, artículo 22. 

El mencionado art. 22, y las resoluciones que en él se basaban, eran muy controvertidas por los solicitantes de marcas rechazadas, ya que no se enmarcan en la realidad.

Por un lado la Administración niega el registro, y por otro, el único que puede impedir el uso de una marca, es el titular de la marca registrada.

Si dicho titular, tiene un acuerdo de coexistencia con el titular de la solicitud de la marca igual o confundible, lógicamente, no iniciará acciones para lograr el cese del uso.

Por consiguiente, es muy común que se haya negado el registro de marcas confundibles, pero que en el mercado si coexistan, ya que su uso es tolerado y acordado expresamente por ambos titulares.

La Administración no puede impedir el uso, por lo que los derechos del consumidor, no se ven protegidos por más que se niegue el registro. 

En el año 2011, hubo dos sentencias, una del Tribunal de lo Contencioso Administrativo- órgano jurisdiccional que revisa los actos de la Administración- y otra del Ministerio de Industria, que admitieron los acuerdos de coexistencia, y anularon las Resoluciones de la DNPI que rechazaron el registro de marcas confundibles.

En tal sentido, la sentencia N° 478 de fecha 7 de Junio de 2011:  “PRAMER S.C.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 330/2009), anuló el acto administrativo de la DNPI, que rechazó el registro de la marca “EL GOURMET.COM”, para proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 16, por el antecedente de la marca prerregistrada “GOURMET”, de Kimberly Clark Worldwide Inc.

El Tribunal, por unanimidad amparó la pretensión anulatoria argumentando que la actora es titular de la marca “elgourmet.com”, y pretende el registro de la misma en la Clase 16, a efectos de lanzar al mercado un producto de lectura, como complemento de sus programas televisivos, los cuales pueden verse por TV CABLE, a través de su propia señal.

Por su parte, existe una marca denominada “GOURMET”, que se encuentra pre-registrada en la mencionada categoría, que pertenece a Kimberly Clark Worldwide Inc., quien es titular de una revista que lleva el nombre de la marca. 

Los titulares de ambas marcas, celebraron un convenio de convivencia de signos marcarios, donde el titular de la marca pre-registrada consiente, -bajo ciertas condiciones-, el uso y el registro de la nueva marca, entendiendo que, de ese modo, no existe riesgo alguno de que las mismas sean confundibles.

Luego de analizar las diferencias entre ambas marcas, la Sentencia continúa en el sentido de que, el acuerdo celebrado por los titulares de ambas marcas, es la principal garantía de que las mismas no son posibles de ser confundidas.

Son los propios titulares de las marcas de renombre -como en el caso que nos ocupa-, quienes tienen un primordial interés en que sus marcas no sean confundidas con las de otros.

El conflicto entre las marcas y su solución, busca proteger los intereses de los productores, siendo que el interés del consumidor opera como reflejo de la protección al productor.

Teniendo presente que el interés principal que está en juego en esta causa, es el de los productores, si el titular de la marca “GOURMET” no se agravia por el registro de la marca “elgourmet.com”, no le asiste razón a la Administración, al haber decidido oponerse al registro de la segunda.” 

En el mismo sentido, con fecha 19 de Agosto de 2011, el Ministerio de Industria- resolviendo un Recurso interpuesto contra la resolución de la DNPI, que desestimó la marca BLOW UP! ARCOR, solicitada por ARCOR SAIC en base a la preregistrada BLOW UP por VAN DAM S.A. en la clase 30-, en el expediente N°375585, anula dicha resolución, citando la sentencia del TCA anteriormente comentada, y la autorización expresa de VAN DAM S.A. para que ARCOR solicite la marca similar.

Por los antecedentes mencionados, pareciera que estaría cambiando el criterio jurisprudencial, en el sentido de considerar los acuerdos entre partes.