A partir de la sanción de la actual ley 24.481, en materia de medidas cautelares de patentes se distinguen tres etapas. La primera va desde esa sanción, en mayo de 1995, hasta la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC, en enero de 2000. La segunda culmina en diciembre de 2003 con la sanción de la ley 25.859, modificatoria de la 24.481. La tercera etapa se extiende hasta nuestros días.

Primera etapa: las medidas cautelares de la ley 24.481

El art. 83 de la ley 24.481 preveía como medidas cautelares en favor del titular de una patente o modelo de utilidad el secuestro de ejemplares de los objetos en infracción o la descripción del procedimiento incriminado; y el inventario o embargo de los objetos falsificados y de las máquinas destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

Para obtener este tipo de medida el peticionario debía acreditar su titularidad sobre la patente o modelo de utilidad en presunta infracción, la existencia del hecho dañoso actual o inminente y cumplir con la caución que determinara el juez para cubrir los eventuales daños que pudiera ocasionar la medida.

Esta norma se complementaba con el art. 87, que regulaba el denominado incidente de explotación, instituto que resultaba aplicable una vez iniciado el proceso judicial de cese de uso y apuntaba a conseguir el cese de la actividad presuntamente infractora durante la sustanciación del juicio de fondo a cambio de una contracautela. Sin embargo, el demandado podía optar por continuar con la explotación y ser él quien, a cambio, prestase caución en favor del actor.

Si bien el art. 83 del decreto reglamentario de la ley establecía que las medidas cautelares previstas no excluían la posibilidad de adoptar otras medidas previstas en distintos cuerpos normativos, ya sea procesales o de fondo, en la práctica no existía bajo la vigencia de la ley 24.481 una medida cautelar de tipo “injunction” como la que consagra el art. 50 del Acuerdo ADPIC.

En síntesis, durante este período previo al proceso de fondo únicamente podía solicitarse la medida cautelar de secuestro y embargo o inventario. Una vez iniciado, podía pedirse el cese de la actividad a cambio de una contracautela, a través del instituto del incidente de explotación, no obstante que el demandado podía continuar con ella a cambio de ser él quien prestase caución.

Segunda etapa: la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC

El Acuerdo ADPIC modificó radicalmente la situación al incluir, en su art. 50, la facultad de los jueces de ordenar medidas provisionales rápidas y eficaces para evitar que se produzca la infracción y preservar las pruebas pertinentes. Dichas medidas pueden ser otorgadas in audita parte cuando el juez así lo considere conveniente y, en particular, cuando cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

A fin de obtener estas medidas, el peticionante debe acreditar su titularidad sobre el derecho, que éste es objeto o va a ser objeto inminente de infracción y prestar caución suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Como puede verse, estas medidas mejoran sustancialmente la situación del titular de la patente objeto de infracción, al permitirle requerir la suspensión de la actividad infractora previo a iniciar el juicio de fondo y sin dar oportunidad al demandado de decidir si continua o no en ese uso.

Tercera etapa: la sanción de la ley 25.859

En diciembre de 2003 se sancionó la ley 25.859, que introdujo modificaciones a la ley 24.481, entre otros aspectos, en lo concerniente a medidas cautelares. Con su entrada en vigencia se produjo un importante retroceso en lo referido a la protección de los derechos del titular de la patente. En efecto, el art. 83 según el texto original pasó a ser el apartado I y como apartado II se introdujeron los siguientes requisitos previos a la concesión de la medida cautelar:

1- Que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuese impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida.

2- Que se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular.

3- Que el daño que pueda ser causado al titular exceda al daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida.

4- Que exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Sólo en casos excepcionales, como cuando hubiere riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esa medida inaudita altera parte. Además, la ley establece la prestación de una contracautela en forma obligatoria y no a criterio de los jueces. Pero lo más gravoso para el titular de la patente es que en todos los casos se requiere que un perito de oficio se expida sobre los puntos 1 y 4.

Como puede advertirse, lejos se está de las medidas rápidas y eficaces que prevé el acuerdo ADPIC. Para empezar, más allá de la presunción de validez del que goza el acto administrativo de concesión de la patente, su titular debe ratificar esa validez por medio de una pericia. Luego tendrá que demostrar que el daño que pueda sufrir por la infracción supere al que se le causaría al presunto infractor si la medida fuese erróneamente concedida. Finalmente, sólo en casos excepcionales la medida es concedida inaudita parte.

Como bien ha sostenido algún peticionario al solicitar una medida cautelar, este artículo ha establecido, en lugar de una medida cautelar, un verdadero juicio contencioso bilateral.