Los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual son uno de los bienes más valiosos del patrimonio de una empresa. Por esta razón, estos derechos son susceptibles de sufrir innumerables violaciones que suelen acabar en el juzgado.

Estas acciones judiciales se caracterizan no sólo por su complejidad, sino por las numerosas controversias que se generan en cuanto a sus aspectos procesales, tales como la autoridad competente para juzgarla.

Cerrada o no la instancia administrativa, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) o cualquier persona con legítimo interés, podrá solicitar en el plazo de 5 años, la nulidad de un registro concedido, bajo los art. 173 y 174 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en la cual la sentencia proferida podrá declarar la nulidad parcial o total de una patente o marca, con efectos ex tunc, es decir, desde la fecha del depósito.

Una situación similar ocurre cuando el INPI, de manera equivocada, rechaza una solicitud de marca o patente. En ese caso, el titular deberá presentar, también en un plazo de 5 años, la solicitud de nulidad del acto administrativo para intentar revocar tal decisión y garantizar su derecho.

El INPI, por su naturaleza de independencia federal, tiene un foro privilegiado según el art. 109, I, de la Constitución Federal Brasileña. Así, considerándose que la presencia del INPI en el juicio es obligatoria, las solicitud de nulidad del acto administrativo del INPI - que concede o rechaza una marca o patente - deben ser propuestas en la Justicia Federal.

En cuanto a las adjudicaciones (6º septies de la Convención de París y art. 49 y 166 de la Ley 9.279/96), es importante mencionar que la competencia para procesar y juzgar tales acciones no está contemplada en nuestros tribunales y en la doctrina.

Una corriente minoritaria sostiene que tal competencia tendría que ser de la Justicia Estatal, ya que el INPI no podrá jamás pleitear para sí misma la adjudicación, y ni siquiera podrá exigirla.

La corriente mayoritaria, sin embargo, mantiene que los efectos de la decisión judicial obligan al INPI a manifestar su posición, sometiéndola a examen judicial con miras a la necesaria retractación.

Esto le convierte automáticamente en parte con legítimo interés en la acción y por eso debe ser juzgada en la Justicia Federal. Tanto es así que hoy ya se permite que el autor requiera, alternativamente a la solicitud de nulidad de la patente o marca, la adjudicación de la marca o de la patente indebidamente concedida a otro.

Esta adjudicación reduce los costes y trámites administrativos que serían necesarios para que la parte implicada, tras invalidar el registro de la marca o patente indebidamente concedida a otro, constituya en su favor el derecho que le había sido usurpado.

En las acciones de indemnización y/o de abstención de uso, es decir, en los casos en que fuera probada la violación de la marca/patente o un acto de competencia desleal, la acción estará compuesta solamente por empresas y/o personas físicas, todas de derecho privado.

Así, ante la ausencia de un foro privilegiado, la autoridad competente para juzgarlas será la Justicia Estatal.

Es importante resaltar que en todas las acciones judiciales anteriormente mencionadas es posible, una vez comprobada la veracidad de las alegaciones y el periculum in mora, la demanda de anticipación de tutela para que el juez suspenda los efectos de una patente concedida (art. 56, § 2º y art. 118) o de un registro de marca (art. 173, párrafo único).

También es posible determinar el cese de la violación o del acto que ocasiona la posible concesión de búsqueda e incautación (art. 209, §1º y §2º). Sin embargo, esto último es más frecuente en los casos de acción judicial de abstención de uso, presentados a la Justicia Estatal.

Así, para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y garantizarles una amplia protección, nos encontramos con una gran contradicción en relación a las acciones judiciales sobre Propiedad Industrial: presentar únicamente una solicitud de nulidad de marca o requerir también la abstención de su uso y pérdidas y daños por los perjuicios ocasionados. ¿Pero en estos casos, de quién es competencia? ¿Justicia Federal o Estatal?

Aunque muchos jueces federales todavía no se consideran competentes para juzgar solicitudes de abstención de uso y de pérdidas y daños, es importante decir que la combinación de ambas solicitudes en una misma acción judicial es una medida satisfactoria.

Con ello, se disminuye el número de litigios, se elimina el riesgo de decisiones opuestas, se concentran las pruebas pertinentes a una causa, se mejora la actuación de las partes, del juez y de los auxiliares de la justicia.

Además, permite obtener la mayor utilidad del proceso judicial y evitar así la sujeción al plazo de 5 años (art. 225 de la LPI) para esperar a que la nulidad llegue a su fin sólo para presentar entonces la solicitud de indemnización. .