Los símbolos compuestos exclusivamente por elementos genéricos y/o descriptivos no pueden ser protegidos como marcas por su falta de distinción, y por tanto, ningún agente económico podrá obtener su titularidad.

No obstante, como todas las reglas, ésta también tiene su excepción. Así, se podrá proteger mediante marca, un símbolo que carezca de distinción siempre y cuando el solicitante pueda demostrar que la marca ha ido adquiriendo a través del uso, una capacidad distintiva suficiente.

A esto se conoce como “significado secundario” (“secondary meaning”, en inglés) y se contempla en el artículo 238, nº 3 del Código de la Propiedad Industrial.

El uso prolongado en el mercado de una marca, para productos o servicios que alude a un determinado género, calidad, cantidad, origen geográfico, o cualquier otra característica genérica, podrá demostrar que cumple su función distintiva si los consumidores, en general, pueden identificar perfectamente su origen empresarial.

El caso concreto de la marca EXPRESS MAIL, cuyo registro internacional está actualmente protegido en Portugal, fue en un principio rechazado por falta de distinción ya que su significado aludía a una expresión frecuentemente empleada en el lenguaje normal o en los hábitos comunes del mercado.

Sin embargo, United States Postal Service, titular de la mencionada marca, consiguió demostrar que la expresión Express Mail había adquirido una distinción por el uso.

Para demostrar que el término ha obtenido un “significado secundario”, el solicitante o titular de la marca deberá justificar lo siguiente:

  • el uso prolongado de la marca en cuestión
  • la divulgación de la marca, a través de publicidad en medios impresos, patrocinios de eventos culturales o sociales, etc.;
  • Un volumen de ventas y facturación considerable, asociados a la marca

En este sentido, y teniendo en cuenta la omisión de criterios legales objetivos, se puede considerar estudios de mercado realizados entre los consumidores, con la intención de averiguar el conocimiento que éstos tienen de la marca en cuestión.

En definitiva, todos estos aspectos nos llevan a la conclusión de que el público en general, reconoce una marca y la asocia a un origen empresarial concreto, independientemente de su significado original y corriente.