El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) ha adoptado recientemente una serie de medidas polémicas, donde se limita el pago de porcentaje de royalties al extranjero establecidos en contratos de transferencia de tecnología.

Los pagos de royalties entre una subsidiaria brasileña y su matriz extranjera se autorizaron como consecuencia de la ley 4.131/62 en 1991. En materia fiscal, se aplicaron las normas establecidas en la Directiva 436 – 30/12/58, Ministerio de Hacienda.

Se establecen los coeficientes porcentuales máximos para la deducción de cuantías destinadas a pagar royalties por la explotación de marcas, patentes, asistencia técnica, científica, administrativa o similar. Según el área tecnológica, estos porcentajes pueden variar entre 1% y 5%.

Debido a su facultad legal de registrar contratos que incluyen transferencia de tecnología y franquicias, el INPI, basado en la Directiva 436/58, comenzó a limitar los porcentajes de royalties en aquellos casos donde la matriz extranjera mantuviera un control, directo o indirecto, sobre el capital de la subsidiaria brasileña.

Es entonces cuando surge de nuevo la polémica: ¿puede el INPI imponer su voluntad a la de las partes? ¿O debe actuar como mero agente registrador, sin imponer restricciones o realizar juicios sobre las distintas disposiciones contractuales?

Este último argumento, sin embargo, se ha ido debilitando con el tiempo, en la medida en que, desde un punto de vista puramente constitucional, la autoridad pública tiene el derecho y deber de actuar contra cláusulas abusivas, especialmente aquellas relacionadas con el pago en moneda extranjera.

En este sentido, el INPI tiene un papel fundamental, ya que solamente después de registrar los contratos de transferencia de tecnología, se pueden enviar los royalties correspondientes al extranjero.

Esta actuación del poder público, en contraste con el principio de libertad contractual, se justifica por la necesidad del Estado de “proteger” al receptor de la tecnología como la parte más “débil”, con el propósito de obtener habilidades innovadoras y tecnológicas para mejorar el desarrollo social, económico y tecnológico.

Esta cuestión ya ha llegado al poder judicial brasileño, que ha reconocido la autoridad del INPI para intervenir en acuerdos de transferencia de tecnología, en base a sus atribuciones legales y con la intención de regular el nivel económico para evitar que el país se convierta en un mero receptor de tecnología por su mano de obra barata, sin el debido aprovechamiento de la tecnología extranjera para la capacitación profesional.